Як не втратити власної торгової марки при виході на іноземний ринок?

Як не втратити власної торгової марки при виході на іноземний ринок?

У бізнес-практиці дуже часто зустрічаються «гострі кути», пов'язані з міжнародною реєстрацією торгових марок, а вірніше - з відсутністю такої. Знати їх корисно як іноземним бізнесменам, які розпочинають бізнес в Україну, так і українським підприємцям, які виходять або планують виходити на міжнародний рівень. І ті, й інші можуть зіткнутися з однаковими проблемами при виході на іноземні ринки.

Відомо, що охорона торгової марки надається територіально. Тому багато іноземних компаній реєструють свою торгову марку у себе в країні або ж, як максимум, на території країн Європейського союзу. При цьому такі компанії вважають себе повноправними власниками ТМ і вкрай обурюються, коли, виходячи на ринок України, дізнаються, що їх торгова марка зареєстрована на українського заявника.

На прикладах розберемося, чому відбуваються такі випадки.

1. Торгова марка зареєстрована агентом (посередником) з дозволу «законного власника»

Найчастіше іноземні компанії починають працювати в Україну через агентів (посередників). При цьому торговельну марку на території Україні в деяких випадках вони не реєструють на себе, а прописують у договорі дозвіл на реєстрацію своєї торгової марки на відповідну особу - посередника, мотивуючи це небажанням займатися реєстрацією самостійно, вкладати в це кошти і час. Однак якщо агент реєструє ТМ на своє ім'я, для нього це вигідно, оскільки він:

- по-перше, може отримати домен другого рівня в зоні UA (згідно п. 3.2. Правил домена.UA, приватні доменні імена другого рівня в домені. UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю або його компонент другого рівня (до знака «.», але не включаючи цей знак) за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту);

- має право забороняти іншим особам використовувати дану ТМ.

В даному випадку може виникнути питання: що відбувається з ТМ надалі, якщо з якихось причин іноземна компанія розриває договір з цією особою? І тут починається найцікавіше. Згідно ст. 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності: «(1) Якщо агент чи представник того, хто є власником знака в одній з країн Союзу, подає без згоди власника знака заявку на реєстрацію того знака від свого власного імені в одній або в декількох країнах, власник має право перешкоджати реєстрації чи вимагати її скасування, або, якщо закон країни це дозволяє, переоформити реєстрацію на свою користь, якщо тільки агент або представник не надасть докази, які виправдовують його дії. (2) Власник знака має право, за наявності умов, передбачених в пункті (1), перешкоджати використанню знака агентом чи представником, якщо тільки він не давав згоди на таке використання ».

Відповідно, надання договору, в якому є дозвіл на реєстрацію ТМ від власника, автоматично позбавляє власника знака (іноземця) права вчиняти дії, спрямовані на захист його ТМ, зазначені в ст. 6 Паризької конвенції. Про бізнес в Україну такому іноземцю просто можна буде забути.

2. Торгова марка зареєстрована агентом (посередником) без дозволу власника знака

У таких випадках звертаємося все до тієї ж статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності. Здавалося б, стаття прописана досить чітко і виграти дане судове справа може кожен. Однак іноземець може зіткнутися з низкою обставин, в яких не можна застосувати цю статтю, наприклад:

- якщо агент зареєстрував дану ТМ не на підприємство, з яким укладали договір, а на себе, як на фізичну особу, або ж на свого близького родича;

- якщо агент подав на реєстрацію ТМ до дати підписання угоди між ними;

- якщо взагалі не було підписано угоду, а була створена домовленість і т. п.

Як наслідок, власник знака знову залишається не при справах, а моторний посередник при перерахованих вище обставин - щасливий володар торгової марки на території Україні.

3. Торгова марка зареєстрована без дозволу власника знака

При цьому ТМ зареєстрована в класі МКТП, який не відноситься до діяльності іноземного власника знака.

Український заявник реєструє ТМ для отримання домену в зоні UA з метою продажу товарів іноземного власника знака. Причому реєструє він дану ТМ в будь-якому з сорока п'яти класів МКТП.

На конкретному прикладі це виглядає так: українська заявник займається продажем ручок «Big» через Інтернет (для реєстрації ТМ це буде 35 клас - «посередництво у продажу»), а торговельну марку він реєструє під послуги 37 класу: «будівництво» . Питання: навіщо він реєструє ТМ під невластиві йому послуги? Як відомо, тотожні торгові марки можуть бути зареєстровані в різних класах, якщо товари та / або послуги не є суміжними між собою. Тому причини зареєструвати торговельну марку в іншому класі, ніж здійснюється діяльність, можуть бути різні, однією з таких причин може бути зареєстрована або подана на реєстрацію тотожна ТМ.

Тому суто для отримання домену в зоні UA український заявник може зареєструвати таку ТМ в іншому класі.

В такому випадку, коли іноземний заявник приходить на ринок України і починає реєструвати торгову марку в Україну на своє ім'я, він не може отримати ні один з українських доменів, тому як вони всі вже зайняті. Для того, щоб «законному власникові» зайняти домен UA, необхідно:

- Після отримання свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг подавати в суд на власника сайту (в даній статті не розглядаються складнощі, які виникають при цьому). І, в разі винесення рішення на його користь, забороняти власнику сайту big.ua розміщувати у себе на сайті продаж ручок.

- Що стосується домену в зоні UA, то це також доведеться вирішувати 2 шляхами: або через покупку даної ТМ в українського власника (при цьому українські власники торгових марок не соромляться називати чималі суми за продаж такої ТМ), або чекати 3 роки , щоб достроково припинити дію свідоцтва на ТМ BIG в 37 класі за невикористання (згідно абз. 1 п. 4. ст 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Якщо знак не використовується в Україні повністю або частково щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково »).

Як Ви розумієте, достроково припинити дію свідоцтва можна знову ж таки ТІЛЬКИ в судовому порядку.

4. Торгова марка зареєстрована без дозволу власника знака

При цьому ТМ зареєстрована в класі МКТП, який відноситься до діяльності «законного власника»

Це можна кваліфікувати як самий «важкий випадок». В даному випадку українець реєструє ТМ іноземної компанії під виробництво тих самих товарів, які насправді виробляє іноземна компанія. Уявіть, що американська компанія випускає у себе на ринку пилососи, і коли ця компанія виходить на ринок України, тут-то наш український власник і починає ставити «палиці в колеса».

Він може забороняти ввезення даних товарів через митний кордон України, може забороняти продавати дані товари через роздрібні мережі і т.п.

В цьому випадку мають бути знову-таки судові тяжби. Проте в цьому випадку не все так просто. Український власник явно перед тим, як зареєструвати такого роду знак під виробництво, розумів, навіщо йому це потрібно і який прибуток він може з цього отримати.

Тому з таким «конкурентом» не просто впоратися в суді.

Резюмуючи, дамо загальні рекомендації як для іноземних компаній, які виходять на ринок України, так і для українських заявників, які експортують, або збираються це робити, свої товари або надають послуги на ринках інших країн:

1. реєструйте торгові марки в тих країнах, в які плануєте експортувати свої товари та / або надавати послуги. Причому реєструйте торгові марки на свою компанію або на себе як на засновника компанії;

2. у випадку, якщо ви працюєте в інших країнах через посередників, необхідно чітко прописати в договорі заборону агенту (дистриб'ютору) реєструвати ТМ на своє ім'я;

3. періодично здійснюйте моніторинг заявок на ТМ з метою виявлення недобросовісних реєстрацій. Це ніколи не буде марною тратою часу і грошей, так як боротися з порушниками на стадії подачі заявки дешевше і простіше, ніж після того, як вони зареєстрували вашу ТМ на себе.

«From-ua»

 Передрук даного матеріалу дозволена виключно з посиланням на сайт www.synergy.ua

18 квітня 2024 року

Вас может заинтересовать

Идёт загрузка...

Алименты

Все что касается алиментных обязанностей. Подробнее

Шаблони за сімейними питань

Кожен, хто зустрічався з сімейними проблемами знає, як болісно цим займатися і скільки життєвих сил це віднімає. Добре якщо під руками непоганий шаблон позову, який підходить під Вашу історію. Брак и семья

Спадщина і її розділ

Вступ у права успадкування часто пов'язане з великими труднощами. Прийняття спадщини за законом і заповітом має відмінності по своєму порядку. Зразки позовів, у справах пов'язаних з суперечками про поділ наслества. Наследство

Житлове приміщення і право користування

Шаблони позовних заяв у цивільних позовів, щодо житлових приміщень. Право на житло містить право користування проживання володіння. Тут розгорається багато суперечок і розбіжностей. Очевидна відмінна риса між приватною квартіройігосударственной. З цих же причин бувають проблеми користуванні квартирою спільно і по розділу особового рахунку. Шаблони заяв допоможуть вивчити які саме вимоги слід писати у своїй заяві. Жилищное право

Завдана шкода і її компенсація

Буває, що нам завдають шкоди. Збиток буває нематеріальний, матеріальний. Визначається це судячи з наявності-відсутності провини можливості передбачити несприятливі наслідки. Залежно від наявності-відсутності з'являється обов'язок покрити заподіяну шкоду. І кожен, чиїм інтересам завдано шкоду вимагає її компенсації. Укус собаки, зіпсованого майно та інше Возмещение вреда

Подія на дорозі

Дорожньо транспортна пригода не відчувається приємним сюрпризом. Кожен хто переживав цю подію буде згоден з цим твердженням. Але якщо це сталося, доведеться якось виходити з ситуації. Коли міліція оформила схеми страхові документи виклики страховиків пояснення як правило виникає суперечка про додаткове компенсації шкоди, і моральної шкоди ДТП

Тонкощі законів

Викладачі говорили, якщо мрієш бути успішним фахівцем, постійно стеж за законами. Або за аналізом законодавства, написаними іншими науковими світилами. Новости

Последние комментарии

[18-05-2017 21:25] Елена Скажите пожалуйста я одинокая мать воспитываю трёх детей могу ли я получить ...

[17-05-2017 15:40] Владислав Якщо мій друг Максим (56 років) став інвалідом 2 групи, то може ...

[06-05-2017 18:18] Віктор Опанасович Мій батько прописаний та проживае в квартирі, власником якої є його дочка. ...

[25-04-2017 12:30] Адвокат Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ Цивільного кодексу України ...

[25-04-2017 11:47] Евгений Подскажите ссылку на Закон, где указана именно такая трактовка "Родичами першого ступеня ...